Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (còn gọi là li-xăng nhãn hiệu) là việc tổ chức, cá nhân nắm độc quyền sử dụng nhãn hiệu (bên chuyển giao/bên chuyển quyền) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên nhận chuyển giao/bên nhận quyền sử dụng nhãn hiệu) được sử dụng nhãn hiệu đó. Đây là một trong những hoạt động chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp rất phổ biến, đặc biệt là với các công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Tuy nhiên, trên thực tế việc soạn thảo và xác lập hợp đồng li-xăng nhãn hiệu giữa các bên tham gia chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu vẫn còn nhiều vướng mắc dẫn đến các tranh chấp hoặc mâu thuẫn trong quá trình triển khai. Do đó, Công ty Luật LTS LAW xin chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình tư vấn và hỗ trợ các khách hàng soạn thảo hợp đồng để thực hiện chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại thị trường Việt Nam.
I. Căn cứ pháp lý để ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam
Hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được pháp luật Việt Nam quy định khá rõ ràng và cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Tính đến thời điểm năm 2020, các văn bản đang có hiệu lực điều chỉnh hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm:
- Bộ luật Dân sự 2015;
- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2019;
- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
- Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
- Thông tư 16/2016/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
- Và một số văn bản pháp luật có liên quan khác.
II. Các loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ở Việt Nam
Xét theo phạm vi quyền của bên được chuyển quyền, có hai loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bao gồm:
- Hợp đồng độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;
- Hợp đồng không độc quyền: là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác.
Xét theo bên chuyển quyền, có hai dạng hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sau đây:
- Hợp đồng sơ cấp: là hợp đồng mà bên chuyển quyền là chủ sở hữu của nhãn hiệu;
- Hợp đồng thứ cấp: là hợp đồng mà bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.
III. Hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được bắt buộc phải thể hiện dưới hình thức văn bản.
IV. Nội dung chính của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
- Thông tin của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền (trong đó, tối thiểu phải có tên và địa chỉ đầy đủ);
- Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
- Dạng hợp đồng;
- Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
- Thời hạn hợp đồng;
- Giá chuyển giao quyền sử dụng (thường được gọi là phí bản quyền);
- Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
Ngoài ra, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền, bao gồm:
- Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;
- Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó;
- Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;
- Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.
Nếu trong hợp đồng các bên thỏa thuận những điều khoản nêu trên, các điều khoản này sẽ bị coi là vô hiệu.
V. Đăng ký và hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
Việc đăng ký hợp đồng không phải là nghĩa vụ bắt buộc để hợp đồng có hiệu lực pháp lý, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên. Trước đây, việc đăng ký hợp đồng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực đối với bên thứ ba, nhưng hiện nay, hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không cần đăng ký vẫn có hiệu lực đối với bên thứ ba. Tuy nhiên, nếu quý khách hàng mong muốn đăng ký để đảm bảo chắc chắn sự ghi nhận của cơ quan nhà nước đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của mình, quý khách hàng có thể tham khảo hướng dẫn đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của Công ty luật LTS LAW tại đây.
Quý khách hàng có thắc mắc hoặc nhu cầu tư vấn thêm về hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (hợp đồng li-xăng), vui lòng liên hệ Công ty luật LTS LAW bằng cách gọi (+84) 938 666 010 hoặc gửi email tới contact@lts.com.vn.
